Il Second Circuit amplia la definizione di uso nelle controversie sui segreti commerciali software

Un accordo di rivendita si trasforma in contenzioso software

La controversia sulla proprietà intellettuale è incentrata su Geneva, una piattaforma software di contabilità di portafoglio progettata per fornire valutazioni di portafoglio in tempo reale a livello di intera impresa. SS&C Technologies ha acquisito Geneva nel 2015, quando ha rilevato Advent, secondo quanto riportato da IPWatchdog. Prima di quell'acquisizione, la società fintech Arcesium aveva stipulato un accordo di rivendita in modalità hosted che le consentiva di sublicenziare Geneva e di presentare i dati di Geneva ai clienti all'interno della propria piattaforma software.

SS&C ha lasciato scadere il contratto di rivendita nel 2020, lasciando ad Arcesium i diritti di run-off per servire i clienti esistenti. I rapporti si sono incrinati quando Arcesium ha promosso Geneva presso potenziali clienti, spingendo SS&C a muoversi per porre fine a quei diritti di run-off. Arcesium ha citato in giudizio davanti alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto sud di New York, lamentando violazioni antitrust e inadempimento contrattuale. Nel corso di quel procedimento, SS&C ha scoperto che Arcesium aveva avviato un progetto denominato Nautilus per raggiungere Geneva attraverso il suo livello di integrazione, il modello dati e lo schema del database, mentre preparava la propria piattaforma concorrente chiamata Trinity.

Gli accordi di riservatezza soddisfano il test delle misure ragionevoli

Presso il distretto sud di New York, Arcesium ha sostenuto che SS&C non aveva protetto i propri segreti commerciali perché ogni utente di Geneva con licenza poteva accedere al software eseguibile, al livello di integrazione con le sue interfacce di programmazione applicativa e al modello dati. La corte distrettuale ha archiviato le pretese di SS&C, ma il Second Circuit ha respinto tale conclusione. IPWatchdog ha osservato che i giudici d'appello hanno applicato la pronuncia del 2020 del Ninth Circuit in VBS Distribution v. Nutravita Laboratories, stabilendo che la condivisione di presunti segreti con terzi non elimina una pretesa di segreto commerciale se la divulgazione avviene nell'ambito di accordi di riservatezza, che SS&C richiedeva a tutti i clienti di Geneva.

Il Second Circuit ha inoltre respinto l'argomento di Arcesium secondo cui SS&C avrebbe indicato i propri segreti commerciali con una specificità troppo scarsa. Allineandosi alla decisione del 2021 del Third Circuit in Oakwood Laboratories v. Thanoo, la corte ha stabilito che gli attori non devono affrontare una formula rigida di specificità nella fase iniziale della citazione. SS&C doveva solo fornire dettagli sufficienti sulle funzioni di ciascun segreto commerciale e su come gli sviluppatori le utilizzano per dare ad Arcesium una comunicazione equa delle pretese.

Una definizione ampia di uso commerciale ai sensi del DTSA

Il nucleo della decisione d'appello riguarda il significato statutario di uso ai sensi del Defend Trade Secrets Act (DTSA). Poiché il Second Circuit non aveva precedentemente stabilito quali atti costituiscano uso ai sensi della legge, ha adottato uno standard ampio sostenuto da Oakwood Laboratories e dal Black's Law Dictionary. Secondo questa regola, l'uso comprende qualsiasi sfruttamento di asset protetti che arrechi pregiudizio al titolare o arricchisca il convenuto.

Applicando tale standard, la corte ha stabilito che SS&C aveva sufficientemente allegato l'uso del segreto commerciale. La citazione descriveva come Arcesium avesse replicato i formati loader, i modelli dati e i livelli di integrazione di Geneva, avesse utilizzato le funzioni di Geneva per risolvere problemi nel proprio sistema Trinity e avesse accelerato i tempi di sviluppo di Trinity. La corte ha inoltre stabilito che il giudice distrettuale aveva commesso un errore fondamentale dando credito alle spiegazioni di Arcesium relative a email interne allegate alla citazione di SS&C, citando Pearson v. Gesner per confermare che le allegazioni di un attore devono essere considerate vere durante un'istanza di archiviazione, secondo quanto riportato da IPWatchdog. Il caso torna ora alla corte distrettuale per ulteriori procedimenti, stabilendo un importante precedente per l'innovazione tecnologica.