Le Second Circuit élargit la définition de l'usage dans les litiges de secrets d'affaires logiciels

Un accord de revente se transforme en litige logiciel

Le litige relatif à la propriété intellectuelle se concentre sur Geneva, une plateforme logicielle de comptabilité de portefeuille conçue pour fournir des évaluations de portefeuille en temps réel à l'échelle de l'entreprise. SS&C Technologies a acquis Geneva en 2015 lors du rachat d'Advent, selon les informations rapportées par IPWatchdog. Avant ce rachat, l'entreprise fintech Arcesium avait conclu un accord de revente hébergée lui permettant d'accorder des sous-licences pour Geneva et de présenter les données de Geneva à ses clients au sein de sa propre plateforme logicielle.

SS&C a laissé le contrat de revente expirer en 2020, accordant à Arcesium des droits résiduels (« run-off ») pour assurer le service des clients existants. Les relations se sont détériorées lorsqu'Arcesium a commercialisé Geneva auprès de prospects, incitant SS&C à intervenir pour mettre fin à ces droits résiduels. Arcesium a alors porté plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, invoquant des infractions au droit de la concurrence et une rupture de contrat. Au cours de cette procédure, SS&C a découvert qu'Arcesium avait lancé un projet baptisé Nautilus afin d'accéder à Geneva par l'intermédiaire de sa couche d'intégration, de son modèle de données et du schéma de sa base de données, tout en préparant sa propre plateforme concurrente nommée Trinity.

Les accords de confidentialité satisfont au critère des mesures raisonnables

Devant le tribunal du district sud de New York, Arcesium a soutenu que SS&C n'avait pas protégé ses secrets d'affaires au motif que chaque utilisateur sous licence de Geneva pouvait accéder au logiciel exécutable, à la couche d'intégration avec ses interfaces de programmation d'application (API) et au modèle de données. Le tribunal de district a rejeté les prétentions de SS&C, mais le Second Circuit a écarté cette conclusion. IPWatchdog a souligné que les juges d'appel ont appliqué la décision rendue en 2020 par le Neuvième Circuit dans l'affaire VBS Distribution v. Nutravita Laboratories, estimant que le partage de secrets présumés avec des tiers n'anéantit pas une action fondée sur le secret des affaires si la divulgation s'effectue sous le sceau d'accords de confidentialité, ce que SS&C imposait à tous les clients de Geneva.

Le Second Circuit a également rejeté l'argument d'Arcesium selon lequel SS&C avait défini ses secrets d'affaires de manière trop imprécise. S'alignant sur l'arrêt rendu en 2021 par le Troisième Circuit dans l'affaire Oakwood Laboratories v. Thanoo, la cour a jugé que les demandeurs ne sont pas soumis à une exigence stricte de précision au stade initial de la plainte. Il suffisait à SS&C de fournir suffisamment de détails sur les fonctions de chaque secret d'affaires et sur la manière dont les développeurs les exploitent pour informer valablement Arcesium de la teneur des prétentions.

Une définition extensive de l'usage commercial au titre du DTSA

Le cœur de la décision d'appel porte sur la portée juridique de la notion d'utilisation (« use ») en vertu du Defend Trade Secrets Act (DTSA). Dans la mesure où le Second Circuit n'avait pas encore établi quels actes constituent une utilisation au sens de la loi, il a adopté un critère large étayé par Oakwood Laboratories et le Black's Law Dictionary. En vertu de cette règle, l'utilisation englobe toute exploitation d'actifs protégés qui cause un préjudice au propriétaire ou procure un enrichissement au défendeur.

Appliquant cette norme, la cour a estimé que SS&C avait suffisamment caractérisé l'utilisation de ses secrets d'affaires. La plainte détaillait la manière dont Arcesium avait reproduit les formats de chargement, les modèles de données et les couches d'intégration de Geneva, utilisé des fonctions de Geneva pour résoudre des difficultés dans son propre système Trinity, et accéléré le calendrier de développement de Trinity. La cour a également jugé que le juge de district avait commis une erreur fondamentale en accordant du crédit aux explications d'Arcesium relatives aux courriels internes annexés à la plainte de SS&C, citant Pearson v. Gesner pour rappeler que les allégations d'un demandeur doivent être présumées vraies lors de l'examen d'une motion de non-lieu (motion to dismiss), comme l'a rapporté IPWatchdog. L'affaire est désormais renvoyée devant le tribunal de district pour la suite de la procédure, constituant ainsi un précédent majeur pour l'innovation technologique.