Il Federal Circuit annulla la condanna a 9,1 milioni di dollari nel caso del brevetto sulla vitamina

Un composto conteso dal latte di vacca

Il conflitto sulla proprietà intellettuale è iniziato nel 2018, quando ChromaDex ha depositato una causa per contraffazione di brevetto contro Elysium Health, Inc. presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, come riportato da IPWatchdog. Il contenzioso riguardava il brevetto statunitense n. 8.197.807, che copre composizioni contenenti nicotinamide riboside (NR) isolato, una forma naturale di vitamina B3 presente nel latte di vacca. ChromaDex detiene la licenza del brevetto dal Dartmouth College e vende integratori alimentari commerciali pensati per aumentare il coenzima nicotinamide adenina dinucleotide (NAD+) nell'organismo.

Elysium ha risposto alla causa chiedendo una sentenza sommaria ai sensi della Section 101 del Patent Act, sostenendo che le rivendicazioni contestate riguardavano un prodotto della natura non brevettabile anziché un'innovazione proteggibile, secondo IPWatchdog. Il tribunale distrettuale del Delaware ha accolto la richiesta, invalidando le rivendicazioni. Il Federal Circuit ha confermato quella decisione di invalidità nel 2023 sulla base dei precedenti stabiliti in Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. e Diamond v. Chakrabarty.

«Sebbene le argomentazioni di ChromaDex alla fine non abbiano prevalso, non si può dire che la solidità sostanziale della sua posizione ai sensi della § 101 fosse così eccezionalmente priva di merito o irragionevole da rendere questo caso diverso dagli altri.»

— Corte d'appello degli Stati Uniti per il Federal Circuit

La sanzione da nove milioni di dollari

Dopo aver ottenuto la sentenza di invalidità, Elysium ha presentato istanza ai sensi del 35 U.S.C. § 285 per classificare il contenzioso come caso eccezionale, secondo IPWatchdog. La Section 285 consente ai giudici di riconoscere spese legali ragionevoli alla parte vittoriosa quando un caso si distingue per la solidità sostanziale di una posizione o per il modo in cui è stato condotto il contenzioso. Elysium ha sostenuto che ChromaDex aveva agito in modo irragionevole perché le sue rivendicazioni non potevano superare i criteri giuridici stabiliti da Myriad.

Il tribunale distrettuale ha adottato questa tesi e ha riconosciuto a Elysium 9,1 milioni di dollari di spese legali, ha riferito IPWatchdog. ChromaDex ha impugnato l'ordinanza sulle spese, sostenendo che la sua difesa brevettuale riguardava distinzioni giuridiche legittime e non rivendicazioni infondate.

Oltre il precedente Myriad

Nella sua decisione che annulla la condanna alle spese, il Federal Circuit ha concluso che il tribunale inferiore ha commesso un errore di diritto trattando Myriad come l'inizio e la fine dell'esame dell'idoneità brevettuale, come osservato da IPWatchdog. Il collegio d'appello ha spiegato che valutare le rivendicazioni di ChromaDex richiedeva di esaminare diverse considerazioni distinte, come se le composizioni rivendicate possedessero caratteristiche marcatamente diverse e un'utilità significativa.

La corte ha osservato che ChromaDex aveva indicato distinzioni funzionali rispetto al latte comune, tra cui una maggiore biosintesi di NAD+, secondo IPWatchdog. Sebbene tali argomentazioni brevettuali siano fallite perché le rivendicazioni mancavano di una quantità minima richiesta di NR isolato ed erano abbastanza ampie da comprendere il latte naturale, i giudici d'appello hanno stabilito che la posizione sostanziale non era così eccezionalmente priva di merito da giustificare il trasferimento di milioni di dollari di spese.