Second Circuit erweitert den Begriff der Nutzung in Streitfällen um Software-Geschäftsgeheimnisse

Eine Reseller-Vereinbarung wird zum Software-Rechtsstreit

Der Streit über geistiges Eigentum dreht sich um Geneva, eine Softwareplattform für Portfolio-Accounting, die unternehmensweite Portfolio-Bewertungen in Echtzeit ermöglichen soll. SS&C Technologies erwarb Geneva 2015 mit dem Kauf von Advent, wie IPWatchdog berichtet. Vor dieser Übernahme schloss das Fintech-Unternehmen Arcesium eine Vereinbarung als gehosteter Reseller, die es ihm erlaubte, Geneva weiterzulizenzieren und Geneva-Daten Kunden innerhalb der eigenen Softwareplattform zu präsentieren.

SS&C ließ den Reseller-Vertrag 2020 auslaufen, sodass Arcesium nur noch Auslaufrechte für die Betreuung bestehender Kunden behielt. Die Beziehungen zerbrachen, als Arcesium Geneva potenziellen Kunden vermarktete, woraufhin SS&C diese Auslaufrechte beenden wollte. Arcesium klagte vor dem U.S. District Court for the Southern District of New York auf Kartellrechtsverstöße und Vertragsbruch. In diesem Verfahren entdeckte SS&C, dass Arcesium ein Projekt namens Nautilus gestartet hatte, um über seine Integrationsschicht, sein Datenmodell und sein Datenbankschema auf Geneva zuzugreifen, während es seine konkurrierende Plattform Trinity vorbereitete.

Vertraulichkeitsvereinbarungen erfüllen den Test angemessener Maßnahmen

Vor dem Southern District of New York argumentierte Arcesium, SS&C habe seine Geschäftsgeheimnisse nicht geschützt, weil jeder lizenzierte Geneva-Nutzer auf die ausführbare Software, die Integrationsschicht mit ihren Anwendungsprogrammierschnittstellen und das Datenmodell zugreifen konnte. Das Bezirksgericht wies die Ansprüche von SS&C ab, doch der Second Circuit verwarf diese Schlussfolgerung. IPWatchdog merkte an, dass die Berufungsrichter die Entscheidung des Ninth Circuit aus dem Jahr 2020 in VBS Distribution v. Nutravita Laboratories anwandten und befanden, dass die Weitergabe mutmaßlicher Geheimnisse an Dritte einen Anspruch wegen Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses nicht ausschließt, wenn die Offenlegung unter Vertraulichkeitsvereinbarungen erfolgt, die SS&C von allen Geneva-Kunden verlangte.

Der Second Circuit wies auch Arcesiums Argument zurück, SS&C habe seine Geschäftsgeheimnisse zu ungenau beschrieben. Im Einklang mit der Entscheidung des Third Circuit aus 2021 in Oakwood Laboratories v. Thanoo befand das Gericht, dass für Kläger in der Phase der Klageschrift keine starre Formel zur Bestimmtheit gilt. SS&C musste nur genügend Details zu den Funktionen jedes Geschäftsgeheimnisses und zu deren Nutzung durch Entwickler darlegen, um Arcesium eine faire Kenntnis der Ansprüche zu vermitteln.

Eine weite Definition der kommerziellen Nutzung nach dem DTSA

Der Kern der Berufungsentscheidung betrifft die gesetzliche Bedeutung der Nutzung nach dem Defend Trade Secrets Act (DTSA). Da der Second Circuit zuvor nicht festgelegt hatte, welche Handlungen nach dem Gesetz als Nutzung gelten, übernahm er einen weiten Maßstab, gestützt auf Oakwood Laboratories und Black's Law Dictionary. Danach umfasst Nutzung jede Verwertung geschützter Werte, die dem Inhaber Schaden zufügt oder den Beklagten bereichert.

Unter Anwendung dieses Maßstabs befand das Gericht, SS&C habe die Nutzung von Geschäftsgeheimnissen hinreichend dargelegt. Die Klage schilderte, wie Arcesium Geneva-Loader-Formate, Datenmodelle und Integrationsschichten nachbildete, Geneva-Funktionen nutzte, um Probleme in seinem Trinity-System zu lösen, und den Entwicklungszeitplan von Trinity beschleunigte. Das Gericht befand zudem, der Bezirksrichter habe einen grundlegenden Fehler begangen, indem er Arcesiums Erklärungen zu internen E-Mails Glauben schenkte, die der SS&C-Klage beigefügt waren; unter Verweis auf Pearson v. Gesner bestätigte es, dass die Behauptungen eines Klägers im Rahmen einer motion to dismiss als wahr zu unterstellen sind, wie IPWatchdog berichtet. Der Fall geht nun zur weiteren Verhandlung an das Bezirksgericht zurück und setzt ein wichtiges Präjudiz für technologische Innovation.