La cour d’appel du circuit fédéral annule une condamnation aux frais de 9,1 millions de dollars dans une affaire de brevet sur une vitamine

Un composé contesté issu du lait de vache

Le conflit en matière de propriété intellectuelle a commencé en 2018, lorsque ChromaDex a déposé une plainte pour contrefaçon de brevet contre Elysium Health, Inc. devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware, comme l’a rapporté IPWatchdog. Le litige portait sur le brevet américain n° 8,197,807, qui couvre des compositions contenant du nicotinamide riboside (NR) isolé, une forme naturelle de vitamine B3 présente dans le lait de vache. ChromaDex exploite ce brevet sous licence du Dartmouth College et commercialise des compléments alimentaires destinés à stimuler la coenzyme nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) dans l’organisme.

Elysium a répondu à la plainte en demandant un jugement sommaire au titre de l’article 101 de la loi sur les brevets, soutenant que les revendications invoquées portaient sur un produit de la nature non brevetable plutôt que sur une innovation protégeable, selon IPWatchdog. Le tribunal de district du Delaware lui a donné raison, invalidant les revendications. Le circuit fédéral a confirmé cette décision d’invalidité en 2023, sur le fondement des précédents établis dans les affaires Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. et Diamond v. Chakrabarty.

« Si les arguments de ChromaDex n’ont finalement pas prévalu, on ne peut pas dire que la solidité au fond de sa position au titre de l’article 101 était si [exceptionnellement] dépourvue de mérite ou déraisonnable que cette affaire se distingue des autres. »

— Cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral

La pénalité de neuf millions de dollars

Après avoir obtenu le jugement d’invalidité, Elysium a demandé, sur le fondement du 35 U.S.C. § 285, que le litige soit qualifié d’affaire exceptionnelle, selon IPWatchdog. L’article 285 permet aux juges d’accorder des honoraires d’avocat raisonnables à la partie qui obtient gain de cause lorsque l’affaire se distingue par la solidité au fond d’une position ou par la manière dont le litige a été mené. Elysium soutenait que ChromaDex avait agi de manière déraisonnable, car ses revendications ne pouvaient pas résister aux critères juridiques fixés par Myriad.

Le tribunal de district a adopté cette thèse et a accordé à Elysium 9,1 millions de dollars d’honoraires d’avocat, a rapporté IPWatchdog. ChromaDex a fait appel de cette ordonnance, soutenant que sa défense en matière de brevet reposait sur des distinctions juridiques légitimes et non sur des revendications sans fondement.

Au-delà du précédent Myriad

Dans sa décision annulant l’attribution des frais, le circuit fédéral a conclu que la juridiction inférieure avait commis une erreur de droit en traitant Myriad comme le point de départ et d’arrivée de l’examen de la brevetabilité, comme l’a relevé IPWatchdog. La formation d’appel a expliqué que l’évaluation des revendications de ChromaDex exigeait d’examiner plusieurs considérations distinctes, notamment de savoir si les compositions revendiquées présentaient des caractéristiques nettement différentes et une utilité significative.

La cour a observé que ChromaDex avait invoqué des distinctions fonctionnelles par rapport au lait ordinaire, notamment une biosynthèse accrue du NAD+, selon IPWatchdog. Bien que ces arguments en matière de brevet aient échoué parce que les revendications ne précisaient pas de quantité minimale requise de NR isolé et étaient assez larges pour englober le lait naturel, les juges d’appel ont estimé que la position au fond n’était pas si exceptionnellement dépourvue de mérite qu’elle justifie le transfert de millions de dollars de frais.