Le Federal Circuit annule une condamnation de 9,1 millions de dollars en frais d'avocat contre ChromaDex
Les juges ont estimé que défendre la brevetabilité d'une composition vitaminée isolée ne constituait pas une position juridique exceptionnellement déraisonnable
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La cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral (Federal Circuit) a annulé une condamnation de 9,1 millions de dollars en frais d'avocat contre ChromaDex dans son long litige avec Elysium Health. La juridiction d'appel a jugé que ChromaDex avait présenté une défense plausible de la brevetabilité de son brevet au titre de l'article 101, ce qui signifie que l'affaire ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle au sens du droit fédéral des brevets.
Une formulation de complément alimentaire contestée
Le litige a débuté en 2018, lorsque ChromaDex a poursuivi Elysium Health pour contrefaçon du brevet américain n° 8,197,807, intitulé « Nicotinamide riboside kinase compositions and methods for using the same ». ChromaDex commercialise des compléments alimentaires qui utilisent une technologie sous licence de Dartmouth College, comme l'a rapporté IPWatchdog. L'invention porte sur une composition contenant du nicotinamide riboside isolé, une forme de vitamine B3 naturellement présente dans le lait de vache, conçue pour accroître la biosynthèse du nicotinamide adénine dinucléotide lorsqu'elle est prise par voie orale. Elysium Health a soutenu que les revendications invoquées du brevet couvraient un produit de la nature non brevetable, ce qui a conduit le tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware à accorder un jugement sommaire invalidant les revendications au titre de l'article 101.
« Si les arguments de ChromaDex n'ont finalement pas prévalu, on ne peut dire que la force substantielle de sa position au titre du § 101 était à ce point [exceptionnellement] dépourvue de fondement ou déraisonnable que l'affaire se distingue des autres. »
— Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral
Au-delà des précédents sur les produits naturels
Après que le Federal Circuit a confirmé l'invalidation en 2023, Elysium a réclamé des honoraires d'avocat au titre du 35 U.S.C. § 285, estimant que ChromaDex aurait dû savoir que ses revendications de propriété intellectuelle ne pouvaient résister au précédent juridique établi dans l'affaire Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics. Le tribunal de district du Delaware a acquiescé et ordonné à ChromaDex de payer 9,1 millions de dollars, selon le compte rendu d'IPWatchdog. Toutefois, la cour d'appel a estimé que la juridiction inférieure avait abusé de son pouvoir d'appréciation, car l'analyse des revendications de ChromaDex exigeait d'évaluer des considérations techniques bien au-delà de la question de savoir si un élément était structurellement isolé. Les juges ont relevé que l'analyse juridique nécessitait d'examiner si la composition présentait des caractéristiques nettement différentes, offrait un usage distinct et nécessitait des quantités spécifiques de l'ingrédient actif.
Le seuil des affaires exceptionnelles
Selon les règles fédérales, les tribunaux n'accordent des honoraires d'avocat que lorsqu'une partie avance des prétentions qui se distinguent nettement par leur absence de force substantielle. Bien que la cour d'appel ait précédemment confirmé que le brevet invoqué était assez large pour englober le lait naturel, les arguments juridiques de ChromaDex portaient sur des facteurs distincts, notamment les taux de biosynthèse et les différences de composition documentés par IPWatchdog. Cette décision établit que perdre un litige sur la brevetabilité de dérivés naturels n'expose pas automatiquement un titulaire de brevet à des condamnations pécuniaires à titre punitif, dès lors que la théorie juridique avancée constitue un argument raisonnable au regard des normes légales.
